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BGH v. 22.2.2022 - X ZR 102/19

Zur Auslegung einer ausschließlichen Lizenz (Aminosäureproduktion)

Wird dem Lizenznehmer in einem Patentlizenzvertrag das Recht eingeräumt, Rechte aus einer Verletzung des Schutzrechts in eigener Verantwortung zu verfolgen und übt der Lizenznehmer im Anschluss an den Vertragsschluss die mit einer ausschließlichen Lizenz verbundenen Rechte aus, ist die Vereinbarung regelmäßig als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz auszulegen.

Der Sachverhalt:
Die Klägerinnen nehmen die Beklagte wegen Verletzung des mit Wirkung für Deutschland erteilten europäischen Patents 1 449 918 (Klagepatents) in Anspruch, dessen Inhaberin die Klägerin zu 1) ist. Es betrifft ein Verfahren zur Produktion von L-Aminosäuren unter Verwendung gentechnisch veränderter Bakterien. Die in Japan ansässige Klägerin zu 1) ist alleinige Anteilseignerin der ebenfalls dort ansässigen A. Inc. (A.). Diese hält alle Anteile an der in F. ansässigen Klägerin zu 2).

Am 1.11.2011 hatte die Klägerin zu 1) mit der A. einen Lizenzvertrag und die A. mit der Klägerin zu 2) einen Unterlizenzvertrag über eine Vielzahl von Schutzrechten in unterschiedlichen Staaten (FBD1, 1a, 19, 19a) abgeschlossen. In der Liste der betroffenen Schutzrechte ist unter der Rubrik "Deutschland" das deutsche Aktenzeichen des Klagepatents aufgeführt. Mit Ergänzungsverträgen vom 23. bzw. 26.6.2017 (FBD26, 26a, 27, 27a) vereinbarten die Vertragsparteien zum Zwecke der Klarstellung der Vereinbarungen aus dem Jahr 2011, dass rückwirkend zum 1.11.2011 eine exklusive Lizenz bzw. Unterlizenz für den deutschen Teil des Klagepatents erteilt wird und dass der jeweilige Lizenzvertrag deutschem Recht unterliegt.

Die Beklagte unterhält die deutsche Vertriebsniederlassung der in S. ansässigen C. Ausweislich einer Rechnung vom 5.2.2015 (FBD7) veräußerte sie 1.000 kg L-Tryptophan (angegriffene Ausführungsform) an eine in C. ansässige Abnehmerin und lieferte die Ware am 9. Februar 2015 dorthin.

Das LG hat die angegriffene Ausführungsform als unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens nach Patentanspruch 5 in Kombination mit den Ansprüchen 1 und 4 beurteilt. Es hat die Beklagte antragsgemäß zu Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung und Rückruf verurteilt und festgestellt, dass sie zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet ist, und zwar gegenüber der Klägerin zu 1) seit 9.6.2010 und gegenüber der Klägerin zu 2) seit 1.11.2011.

Das OLG hat die Berufung der Beklagten mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass sich die Rückrufpflicht auf Produkte beschränkt, deren Mindesthaltbarkeitsdatum zum Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung noch nicht abgelaufen war. Die hiergegen gerichtete Revision blieb vor dem BGH erfolglos.

Gründe:
Zu Recht hat das Berufungsgericht eine objektive Patentverletzung bejaht.

Die Frage, ob ein Patentlizenzvertrag dem Begünstigten die Stellung eines ausschließlichen Lizenznehmers einräumt, ist nach dem Recht des Staates zu beurteilen, für den der Patentschutz geltend gemacht wird. Die rückwirkende Vereinbarung einer ausschließlichen Patentlizenz mit Wirkung gegenüber Dritten ist außerhalb von gesetzlich vorgesehenen Rückwirkungstatbeständen grundsätzlich ausgeschlossen. Eine wegen fehlender Vertretungsmacht unwirksame Vereinbarung über die Einräumung einer ausschließlichen Patentlizenz kann aber gem. § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB mit rückwirkender Kraft genehmigt werden. Wird dem Lizenznehmer in einem Patentlizenzvertrag das Recht eingeräumt, Rechte aus einer Verletzung des Schutzrechts in eigener Verantwortung zu verfolgen und übt der Lizenznehmer im Anschluss an den Vertragsschluss die mit einer ausschließlichen Lizenz verbundenen Rechte aus, ist die Vereinbarung regelmäßig als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz auszulegen.

Vor diesem Hintergrund können eigene Ansprüche der Klägerin zu 2) für den Zeitraum vor dem Abschluss der Verträge aus dem Jahr 2017 nicht schon darauf gestützt werden, dass die Klägerin schon zuvor die tatsächliche Stellung einer ausschließlichen Lizenznehmerin hatte. Die angefochtene Entscheidung erweist sich aber im Ergebnis als zutreffend, weil die im Jahr 2011 getroffenen Vereinbarungen nach dem maßgeblichen deutschen Recht als Einräumung einer ausschließlichen Lizenz am Klagepatent auszulegen sind und eventuelle Vertretungsmängel durch die im Jahr 2017 getroffenen Vereinbarungen gem. § 177 Abs. 1 und § 184 Abs. 1 BGB rückwirkend geheilt worden sind.

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Verlag Dr. Otto Schmidt vom 23.05.2022 13:03
Quelle: BGH online

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