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BGH v. 1.12.2022 - I ZR 144/21

Wegfall der Wiederholungsgefahr III

Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbewehrter Unterlassungserklärung begründet regelmäßig erneut die Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch eine weitere Unterwerfungserklärung mit einer gegenüber der ersten erheblich höheren Strafbewehrung ausgeräumt werden kann. Einem Vertragsstrafeversprechen nach "Hamburger Brauch" wohnt eine solche höhere Strafbewehrung bereits inne.

Der Sachverhalt:
Bei der Klägerin handelt es sich um die Automobilherstellerin und Inhaberin der Unionswortmarke „AUDI“. Die Beklagte betreibt einen Internethandel, insbesondere über eine Online-Handelsplattform, auf der sie auch Autozubehör vertreibt, darunter Türlichter für Kraftfahrzeuge. Die Parteien hatten im Jahr 2016 eine markenrechtliche Auseinandersetzung wegen des Vertriebs von Türlichtern für Kfz mit der Bezeichnung "Triumph", die ein Inlay mit den beiden Unionsmarken der Klägerin aufwiesen. In diesem Zusammenhang gab die Beklagte eine auf die konkrete Verletzungshandlung bezogene Unterlassungserklärung nach dem sog. "Hamburger Brauch" ohne bezifferte Vertragsstrafe ab, indem sie sich verpflichteten, für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen die Unterlassungserklärung eine von der Klägerin nach billigem Ermessen festzusetzende und im Streitfall vom zuständigen Gericht auf ihre Angemessenheit zu überprüfende Vertragsstrafe zu zahlen. Die Klägerin nahm die Erklärung an.

Im August 2019 erwarben Testkäufer der Klägerin von der Beklagten Türlichter für Kfz mit der Bezeichnung " LOGO/80 Underdoor LED". Diese Türlichter, bei denen es sich nicht um Originalprodukte der Klägerin handelte, enthielten ein Inlay mit den beiden Unionsmarken der Klägerin, das den Schriftzug "Audi" und die Unionsbildmarke der Klägerin projizierte. Die Klägerin mahnte die Beklagten daraufhin ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung mit einer bezifferten Vertragsstrafe auf. Die Beklagten gaben erneut eine auf die konkrete Verletzungshandlung bezogene Unterlassungserklärung nach "Hamburger Brauch" ab. Diese lehnte die Klägerin allerdings ab. Sie war der Ansicht, die Erklärung sei nicht geeignet, die Wiederholungsgefahr entfallen zu lassen, weil die Vertragsstrafe nicht beziffert worden sei.

Das LG hat den Zahlungsantrag auf Vertragsstrafe i.H.v. 3.000 € stattgegeben und den Unterlassungsantrag mangels Wiederholungsgefahr abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das OLG das Urteil teilweise abgeändert und dem Unterlassungsantrag "mit Blick auf kerngleiche Verletzungshandlungen" stattgegeben. Mit ihrer Revision erreichte die Klägerin eine umfassende Stattgabe der Unterlassungsklage.

Gründe:
Der Unterlassungsanspruch der Klägerin ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nicht nur hinsichtlich kerngleicher, sondern auch hinsichtlich identischer Verletzungshandlungen nicht durch die Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung der Beklagten und einen damit einhergehenden Wegfall der Wiederholungsgefahr erloschen.

Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbewehrter Unterlassungserklärung begründet regelmäßig erneut die Wiederholungsgefahr, die grundsätzlich nur durch eine weitere Unterwerfungserklärung mit einer gegenüber der ersten erheblich höheren Strafbewehrung ausgeräumt werden kann. Einem Vertragsstrafeversprechen nach "Hamburger Brauch" wohnt eine solche höhere Strafbewehrung bereits inne. Es entfaltet mit der Möglichkeit, eine Vertragsstrafe auch in zuvor nicht absehbarer Höhe festzusetzen, im Wiederholungsfall dem Schuldner gegenüber die notwendige Abschreckungswirkung, zumal der Umstand der wiederholten Zuwiderhandlung bei einer gerichtlichen Überprüfung der Angemessenheit der Vertragsstrafe zu berücksichtigen ist.

Für den Wegfall der Wiederholungsgefahr genügt grundsätzlich der Zugang einer strafbewehrten Unterlassungserklärung des Schuldners, die sich als Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens darstellt. Dafür ist erforderlich, dass die strafbewehrte Unterlassungserklärung bis zu ihrer Annahme oder Ablehnung durch den Gläubiger bindend ist, damit dieser sie jederzeit annehmen und so die Vertragsstrafeverpflichtung begründen kann. Nur dann ist die erforderliche Abschreckungswirkung gegeben, die den Wegfall der Wiederholungsgefahr schon mit Zugang der strafbewehrten Unterlassungserklärung rechtfertigt.

Lehnt der Gläubiger - wie hier - die Annahme der strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Schuldner ab, scheitert der Abschluss des Unterlassungsvertrags und es fehlt ab diesem Zeitpunkt an der für den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschreckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafeverpflichtung. Steht - wie im Streitfall - ein wiederholter Verstoß in Rede, mit dem der Schuldner dokumentiert hat, dass ihn die erste Vertragsstrafeverpflichtung nicht von einer erneuten Verletzung abgehalten hat, bedarf es für die erforderliche Abschreckungswirkung gegenüber dem Schuldner einer weiteren Vertragsstrafeverpflichtung, ohne dass das Verhältnis der beiden Verpflichtungen im Streitfall abschließend geklärt werden muss. Damit ist der endgültige Wegfall der Wiederholungsgefahr zwar von einem Willensakt des Gläubigers abhängig. Dieser kann mit der Ablehnung einer auf den Abschluss einer angemessenen Vertragsstrafevereinbarung gerichteten Unterlassungserklärung des Schuldners den endgültigen Wegfall der Wiederholungsgefahr gegenüber der Gesamtheit aller Gläubiger verhindern.

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Verlag Dr. Otto Schmidt vom 06.01.2023 14:17
Quelle: BGH online

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